«Скандинавская» рыба Scandi Fish родом из Минска, «Карловарская» минеральная вода прямиком из Москвы и множество других подобных «отказных» обозначений при регистрации товарного знака – весьма показательные примеры того, когда зачастую введение потребителей в заблуждение происходит ввиду попытки предпринимателей выдать отечественный товар за зарубежный.
То же можно сказать и о частых случаях отказа Роспатента тем компаниям, местоположение которых существенно отличается от географического указания в составе товарного знака.
Однако на практике введение в заблуждение может быть и результатом противостояния товарного знака и фирменного наименования, и стать основанием для отказа в регистрации договора отчуждения товарного знака другому лицу. Рассказываем, как наш клиент столкнулся с этой непростой ситуацией, и как нам удалось прийти к ее положительному разрешению.
Завязка
ООО "Компания Вита Джус" обратилось к нам в мае 2019 года с целью заключить договор отчуждения своего товарного знака VITAJUICE, правообладателем которого оно являлось с 2012 года, для передачи исключительных прав индивидуальному предпринимателю Шайхетдинову Р.Р.
Попытка не увенчалась успехом: Роспатент прислал запрос с указанием, что регистрация будет являться введением в заблуждение, и дал нам время для подготовки аргументов в пользу регистрации. В частности, ведомство указало на то, что зарегистрированное обозначение VITAJUICE является транслитерацией буквами латинского алфавита оригинальной части фирменного наименования правообладателя ООО «Компания Вита Джус».
Почему Роспатент не пропустил регистрацию?
Обращаясь к ст. 1476 ГК РФ, напомним, что фирменное наименование (в данном случае – «ООО «Компания Вита Джус»), включенное в товарный знак, охраняемо само по себе, вне зависимости от охраны товарного знака. Получалось так, что созвучный фирменному наименованию одной компании товарный знак будет принадлежать другому предпринимателю – а этого вполне достаточно, чтобы ввести потребителя в заблуждение. И если продукцию под знаком VITAJUICE будет производить и продавать ИП Шайхетдинов, что делать с ООО «Компания Вита Джус»?Решение
Ответ был найден заблаговременно: мы направили Роспатенту разъяснение о том, что обе компании являются аффилированными, а Р.Р. Шайхетдинов – директор и учредитель как ИП, так и ООО «Компания Вита Джус». Здесь же мы указали и на то, что осуществление деятельности в рамках группы лиц связано напрямую с использованием обозначения VITAJUICE, и никак иначе.Результатом четырехмесячных работ стала регистрация договора отчуждения, согласно которому новым правообладателем товарного знака стал ИП Шайхетдинов Р.Р.. Благодарим за доверие и будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Подробнее о том, для чего необходим договор отчуждения читайте в нашей статье.