Международная регистрация товарного знака

Правовая охрана товарному знаку предоставляется только на территории той страны, где знак зарегистрирован. Если вы планируете использовать свой товарный знак в зарубежных странах, вам потребуется международная регистрация товарного знака. Это необходимый шаг для любой компании, которая выходит на внешний рынок и стремится закрепить за собой исключительное право на свой бренд за рубежом. Подробнее о базовых принципах регистрации и этапах оформления: «Регистрация товарного знака. Этапы и сроки».

Правовую основу международной регистрации формируют часть 4 Гражданского кодекса РФ (ст. 1507–1516), Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891 г.) и Мадридский протокол (1989 г.). 

Способы международной регистрации

Существует три основных пути получить охрану за рубежом. Выбор зависит от количества интересующих стран, наличия базовой регистрации в России и особенностей вашего бизнеса.

1. Подача национальной заявки

Товарный знак может быть зарегистрирован в каждой отдельной стране по национальной процедуре. В этом случае заявка подаётся через патентного поверенного интересующей страны. На этапе подготовки часто проводится предварительная проверка обозначения: «Поиск товарных знаков». Сроки и порядок международной регистрации товарного знака по национальной процедуре регламентированы законодательством каждой отдельной юрисдикции.

Ориентировочные сроки:

• США — 1–1,5 года
• Германия — 6–8 месяцев
• Китай — около 1,5 года

Когда целесообразно воспользоваться национальной процедурой:

• у заявителя нет регистрации товарного знака в России;
• заявитель планирует зарегистрировать знак в небольшом количестве стран (1–2 страны);
• интересующая страна не входит в перечень участников Мадридского соглашения и протокола.

При национальной процедуре потребуется перевод документов на язык соответствующего ведомства, оплата местных пошлин и привлечение локального представителя. Каждое ведомство проводит собственную экспертизу, по итогам которой выносится решение о регистрации либо отказе.

2. Мадридская система

Международная регистрация по Мадридскому протоколу значительно упрощает процедуру подачи заявки на международную регистрацию товарного знака. Для получения международной регистрации необходима подача единой заявки с указанием списка интересующих заявителя стран, составленной на одном языке, и оплата одной международной пошлины (ст. 1507 ГК РФ).

Заявка направляется через Роспатент (Российское Патентное Ведомство) в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Бюро проверяет соответствие заявки формальным требованиям, вносит обозначение в международный реестр и осуществляет публикацию в Gazette of International Marks. После этого каждая указанная страна проводит рассмотрение по собственным правилам.

Срок рассмотрения международной регистрации товарного знака в каждой указанной заявителем стране не превышает 12 месяцев в рамках Мадридского соглашения и 18 месяцев (а в отдельных случаях и более) по Мадридскому протоколу. В случае успешного прохождения экспертизы ведомство направляет уведомление о предоставлении охраны, что равнозначно выдаче национального свидетельства.

Основное условие подачи заявки по мадридской системе — наличие зарегистрированного товарного знака или поданной заявки в России (ст. 1507 ГК РФ). Это так называемая базовая регистрация. Датой приоритета является дата подачи международной заявки в МБ ВОИС. Срок действия международной регистрации — 10 лет с правом неограниченного продления.

Преимущества мадридской системы:

• одна заявка — множество стран (более 130 юрисдикций);
• единая пошлина в швейцарских франках;
• централизованное обновление, продление и внесение изменений через ВОИС;
• возможность последующего расширения перечня стран без подачи новой заявки.

Стоимость регистрации международного товарного знака по Мадридскому соглашению или Мадридскому протоколу включает: пошлины ВОИС, услуги патентного поверенного и зарубежных патентных поверенных (при необходимости) и рассчитывается индивидуально исходя из количества интересующих стран, классов МКТУ и типа заявляемого обозначения (комбинированный или словесный).

3. Европейский товарный знак

Если интересующие страны для международной регистрации товарного знака входят в список стран Евросоюза, заявитель может воспользоваться правом подачи единой европейской заявки. Заявка в этом случае подаётся в Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности — EUIPO (ранее — OHIM) через патентного поверенного в стране — участнице Евросоюза. Перед подачей важно оценить шансы обозначения на соответствие требованиям охраноспособности. В таких случаях проводится профессиональная правовая оценка: «Экспертиза товарных знаков».

Преимущества Европейского товарного знака:

• минимизация расходов на регистрацию — оплачивается единая пошлина и услуги одного зарубежного патентного поверенного;
• сокращение сроков— регистрация занимает порядка 6–8 месяцев (при условии отсутствия запросов со стороны Ведомства или предварительных отказов).

Вместе с тем необходимо помнить: при отказе в регистрации товарного знака хотя бы в одной из стран Европейского союза по поданной единой заявке будет вынесено отказное решение. В этом случае правообладатель вправе подать возражение или преобразовать европейскую заявку в серию национальных заявок (ст. 139 Регламента ЕС 2017/1001).

Обратите внимание. В связи с текущей геополитической обстановкой подачи заявок российскими заявителями в EUIPO недоступны. Ряд санкционных пакетов ЕС затрагивает вопросы интеллектуальной собственности и сотрудничества с российскими лицами. Перед принятием решения о подаче европейской заявки мы рекомендуем получить актуальную консультацию наших специалистов — мы оперативно отслеживаем все изменения в регулировании и предложим альтернативные варианты защиты бренда на территории стран ЕС.

Стоимость услуг по международной регистрации товарного знака

Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого клиента и складывается из следующих составляющих:

• Формирование и подача заявки по мадридской системе — составление документов, взаимодействие с Роспатентом, ведение делопроизводства вплоть до внесения знака в международный реестр и получения охраны в каждой отмеченной стране.
• Координация с зарубежными патентными поверенными — организация подачи по национальной процедуре или через EUIPO, согласование позиций, контроль сроков и качества на всех стадиях экспертизы в иностранных ведомствах.
• Реагирование на запросы и предварительные отказы — подготовка мотивированных ответов, представление дополнительных доказательств, при необходимости — обжалование.

Итоговая сумма зависит от выбранного способа регистрации, количества стран, числа классов МКТУ, типа знака и необходимости привлечения зарубежных патентных поверенных. Для получения точного расчёта свяжитесь с нами — мы подготовим персональное коммерческое предложение.

Этапы работы

1. Бесплатная консультация и анализ — определяем оптимальный маршрут регистрации, проводим предварительную проверку обозначения.
2. Классификация товаров и услуг по МКТУ, формирование перечня классов.
3. Подготовка и подача заявки на международную регистрацию знака по мадридской системе через Роспатент либо организация подачи по национальной или европейской процедуре.
4. Сопровождение экспертизы — получение уведомлений, реагирование на предварительные отказы, подготовка возражений.
5. Внесение изменений — корректировка данных правообладателя, передача прав, регистрация лицензионных договоров на использование знака.
6. Продление срока действия международной регистрации каждые 10 лет.