Подача заявки — только начало регистрации товарного знака. После неё Роспатент проверяет документы, само обозначение и возможные препятствия для предоставления правовой охраны. В ходе рассмотрения ведомство может запросить дополнительные материалы, направить уведомление о возможном отказе или принять решение о регистрации.
Для заявителя главная сложность состоит не только в том, чтобы правильно заполнить форму. Нужно понимать, какой документ пришёл из Роспатента, когда на него отвечать и какие изменения ещё допустимо внести в заявку.
Разберём, как устроена экспертиза товарного знака, что именно проверяет ведомство, сколько может длиться процедура и почему запрос, уведомление и окончательный отказ требуют разной реакции.
Проведение экспертизы товарного знака: что проверяет Роспатент
Экспертиза — это рассмотрение поданной заявки Роспатентом. Ведомство устанавливает, соответствуют ли документы установленным требованиям и может ли заявленное обозначение получить правовую охрану в отношении указанных товаров и услуг.
Порядок рассмотрения регулируют положения главы 76 Гражданского кодекса РФ. Основные нормы содержатся в статьях:
- 1483 — основания для отказа в государственной регистрации;
- 1497 — состав экспертизы, изменения в материалах заявки и запрос дополнительных документов;
- 1498 — формальная экспертиза;
- 1499 — экспертиза заявленного обозначения;
- 1500 — оспаривание решений по заявке.
Экспертизу проводит Роспатент. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) обеспечивает выполнение работ, связанных с рассмотрением заявок, но юридически значимые решения принимаются федеральным органом по интеллектуальной собственности.
Важно различать право использовать обозначение и исключительное право на товарный знак. Использование незарегистрированного названия или логотипа не всегда незаконно. Однако регистрация создаёт отдельное исключительное право на обозначение в отношении указанных товаров и услуг. При этом до запуска бренда необходимо проверить, не нарушает ли выбранное обозначение более ранние права других лиц.
Два этапа экспертизы заявки
Согласно статье 1497 ГК РФ, экспертиза включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Эти этапы решают разные задачи.
Формальная экспертиза: проверка документов
Формальная экспертиза проводится в течение месяца со дня подачи заявки. На этом этапе Роспатент проверяет наличие необходимых документов и их соответствие установленным требованиям.
- Заявка должна относиться к одному товарному знаку и содержать, в частности:
- заявление о государственной регистрации;
- сведения о заявителе;
- заявляемое обозначение;
- перечень товаров и услуг, сгруппированный по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков — МКТУ;
- описание обозначения.
По результатам формальной экспертизы заявку принимают к рассмотрению либо принимают решение об отказе в принятии. При положительном результате заявителю сообщают установленную дату подачи заявки.
Формальная экспертиза не означает, что знак уже признан охраноспособным. На этом этапе Роспатент ещё не решает, является ли обозначение сходным с более ранним товарным знаком или обладает ли оно различительной способностью. Эти вопросы исследуются при экспертизе заявленного обозначения.
Экспертиза заявленного обозначения товарного знака: проверка по существу
После положительной формальной экспертизы Роспатент проверяет само обозначение и устанавливает его приоритет. Ведомство оценивает соответствие требованиям статей 1477 и 1483 ГК РФ.
Основания для отказа принято условно разделять на абсолютные и относительные.
Абсолютные основания
Они связаны со свойствами самого обозначения. Например, регистрация может быть невозможна или ограничена, если обозначение:
- не обладает различительной способностью;
- вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;
- состоит только из общепринятых символов или терминов;
- характеризует вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, время, место или способ производства либо сбыта товара;
- является ложным или способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства;
- противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- включает охраняемые официальные символы, культурные объекты или другие элементы без необходимых оснований или согласий.
Наличие описательного элемента не всегда приводит к отказу во всём обозначении. В некоторых случаях такой элемент может быть включён в знак как неохраняемый, если не занимает доминирующего положения. Кроме того, закон предусматривает возможность доказать, что обозначение приобрело различительную способность в результате использования.
Поэтому формула «описательное слово зарегистрировать нельзя» слишком груба. Значение имеют композиция знака, роль спорного элемента, заявленные товары и имеющиеся доказательства.
Относительные основания
Они связаны с более ранними правами других лиц. Роспатент сопоставляет заявку, в частности, с:
- ранее поданными заявками на товарные знаки;
- зарегистрированными в России товарными знаками;
- международными регистрациями, которым предоставлена или испрашивается охрана в России;
- общеизвестными товарными знаками;
- фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями в предусмотренных законом случаях;
- отдельными произведениями, именами, промышленными образцами и другими охраняемыми объектами.
Одного совпадения слов недостаточно для автоматического вывода. Ведомство оценивает обозначения в целом, вероятность смешения и однородность товаров или услуг.
Как Роспатент оценивает сходство обозначений
При сравнении обычно анализируют несколько групп признаков:
- звуковые: произношение, состав звуков, ударение, ритм;
- графические: внешний вид, шрифт, композиция, цветовое решение и расположение элементов;
- смысловые: значение слов и образов, возникающие ассоциации и заложенная идея.
Итоговая оценка не сводится к механическому подсчёту совпадающих букв. Два обозначения могут отличаться написанием, но быть близкими по звучанию и смыслу. И наоборот, общий элемент не всегда делает знаки сходными до степени смешения, если остальная композиция создаёт иное общее впечатление.
Сходство оценивается вместе с товарами и услугами. Чем они ближе по назначению, способу продажи, кругу потребителей и другим характеристикам, тем выше риск смешения.
Почему номер класса МКТУ не решает вопрос об однородности
МКТУ помогает систематизировать товары и услуги при подаче заявки. Но номер класса не является готовым ответом на вопрос о конфликте прав.
Товары из одного класса могут оказаться неоднородными, а товары из разных классов — однородными. Например, значение могут иметь их назначение, материал, условия продажи, круг покупателей и то, воспринимает ли рынок такие товары как происходящие от одного производителя.
Поэтому проверять знак только внутри выбранного класса недостаточно. Предварительный поиск и анализ уведомления должны учитывать не номера классов сами по себе, а конкретный перечень и возможную однородность товаров и услуг.
Запрос, уведомление и решение об отказе: в чём разница
Для заявителя эти документы могут выглядеть похоже: каждый требует внимания и может содержать замечания. Но правовое значение и сроки ответа различаются.
Запрос дополнительных материалов
В период экспертизы Роспатент вправе запросить материалы, без которых рассмотрение заявки невозможно. По общему правилу их нужно представить в течение трёх месяцев со дня направления запроса.
По ходатайству срок может быть продлён, но не более чем на шесть месяцев. Если заявитель не представит материалы и не подаст ходатайство о продлении, заявка может быть признана отозванной.
Запрос может касаться не только технического оформления. Ведомству могут понадобиться уточнения перечня, пояснения к обозначению, подтверждение согласия или другие документы. Отвечать следует на каждый поставленный вопрос, не меняя при этом заявку за пределами допустимого.
Уведомление о результатах проверки
Если Роспатент видит основания для полного или частичного отказа, до принятия решения он направляет уведомление и предлагает заявителю представить доводы.
На ответ отводится шесть месяцев со дня направления уведомления. Это возможность объяснить позицию, представить правовые аргументы и доказательства, уточнить или сократить перечень в допустимых пределах либо использовать другие подходящие инструменты.
Уведомление часто называют предварительным отказом, но юридически это ещё не окончательное решение. Вместе с тем положительный результат после ответа не гарантирован: Роспатент оценивает представленные доводы и принимает решение по материалам заявки.
Решение об отказе
Если решение уже принято, направлять ещё один ответ на уведомление поздно. Такое решение оспаривается в специальном порядке.
По общему правилу заявитель может подать возражение в Роспатент в течение четырёх месяцев со дня направления решения. Закон отдельно регулирует исчисление срока, если заявитель своевременно запросил копии противопоставленных материалов.
После административного рассмотрения может возникнуть вопрос о судебном обжаловании. Перспективы зависят от оснований отказа, содержания заявки, доказательств и того, какие доводы уже были представлены ведомству.
Можно ли изменить заявку во время экспертизы
До принятия решения заявитель вправе дополнять, уточнять и исправлять материалы заявки. Однако эти возможности ограничены.
Нельзя:
- добавить товары и услуги, которых не было в перечне на дату подачи;
- существенно изменить заявленное обозначение;
- превратить первоначальную заявку в охрану фактически другого знака.
Такие материалы не принимаются к рассмотрению в рамках исходной заявки и могут быть оформлены как новая заявка.
При этом заявитель может, например, сократить перечень товаров и услуг или исправить отдельные технические ошибки в установленном порядке. Сокращение перечня иногда помогает устранить препятствие, но одновременно уменьшает объём будущей охраны. Решение нужно принимать с учётом реальной деятельности и планов бизнеса.
Поможет ли письмо-согласие
Если противопоставлен сходный товарный знак с более ранним приоритетом, одним из возможных инструментов может быть согласие его правообладателя. Но письмо-согласие применимо не во всех ситуациях.
Даже при наличии согласия Роспатент проверяет, не способна ли регистрация ввести потребителя в заблуждение. Согласие также не устраняет другие основания отказа — например, отсутствие различительной способности или ложный характер обозначения.
Перед переговорами с правообладателем стоит проверить:
- действительно ли его знак препятствует регистрации;
- охватывает ли согласие нужное обозначение и конкретный перечень;
- уполномочено ли лицо подписать документ;
- соответствует ли форма согласия требованиям;
- сохраняются ли после его получения другие основания для отказа.
Письмо-согласие — не формальная покупка разрешения, а один из возможных документов в конкретной правовой ситуации. Подробнее о том, как обойти отказ в регистарции товарного знака с помощью письма-согласия, читайте в нашем материале.
Сколько длится экспертиза товарного знака
Закон устанавливает конкретный месячный срок для формальной экспертизы. Продолжительность последующей проверки зависит от особенностей заявки и хода переписки.
На общий срок влияют:
- сложность обозначения и перечня;
- количество выявленных препятствий;
- запросы дополнительных материалов;
- уведомления о возможном отказе;
- необходимость получить согласия или доказательства;
- продление сроков ответа;
- оспаривание окончательного решения.
Поэтому обещание зарегистрировать любой знак за фиксированное количество месяцев некорректно. Можно дать практический ориентир по конкретной заявке, но окончательный срок зависит и от действий ведомства.
Что такое ускоренный порядок
ФИПС предусматривает платный механизм, который используется для ускоренного рассмотрения заявок. Он связан с проведением поиска в сокращённый срок и последующим использованием его результатов при рассмотрении поданной заявки.
Согласно опубликованной ФИПС памятке, такой механизм позволяет сократить срок направления первой корреспонденции экспертизы по существу до двух месяцев. Это не означает, что свидетельство гарантированно будет получено за два месяца. Если ведомство выявит препятствия или потребуется переписка, процедура продолжится.
Стоимость, условия заказа и доступность ускоренного порядка необходимо проверять непосредственно перед обращением. Платный поиск ФИПС также не заменяет правовой анализ: в памятке прямо указано, что институт не комментирует результаты и не даёт рекомендаций о возможности регистрации.
Возможные результаты экспертизы
Рассмотрение заявки может закончиться по-разному:
- Роспатент принимает решение о регистрации для всего заявленного перечня;
- регистрация допускается только для части товаров и услуг;
- принимается решение об отказе;
- заявка признаётся отозванной, если заявитель не выполнил необходимые действия в установленный срок.
Положительное решение ещё не завершает процедуру. После него необходимо своевременно уплатить пошлины за государственную регистрацию знака и выдачу свидетельства. Затем Роспатент вносит знак в Государственный реестр товарных знаков.
Свидетельство выдаётся в электронной форме, а по желанию заявителя — также на бумажном носителе. Исключительное право действует десять лет с даты подачи заявки и может продлеваться ещё на десять лет неограниченное количество раз.
Как подготовиться к экспертизе до подачи заявки
Многие проблемы легче обнаружить до того, как заявка подана и перечень зафиксирован.
Проведите предварительный поиск
Проверьте не только точные совпадения, но и сходные обозначения. Для словесного знака могут иметь значение варианты написания, транслитерация, произношение и смысловые аналоги.
Предварительный поиск не гарантирует регистрацию. Его задача — показать риски и помочь выбрать более обоснованную стратегию.
Оцените различительную способность
Название, которое прямо описывает товар, его свойства или назначение, может встретить возражения. Иногда проблему удаётся решить за счёт оригинальной композиции или доказательств приобретённой различительной способности, но эти возможности нужно оценивать до подачи.
Составьте перечень под реальный бизнес
Слишком узкий перечень может не охватить важные направления. Чрезмерно широкий перечень увеличивает расходы и может создать дополнительные конфликты. Важно учитывать текущие товары и услуги, а также реалистичные планы развития.
Определите владельца знака
Заявителем может быть юридическое лицо или гражданин. До подачи стоит решить, кто будет использовать бренд, заключать лицензионные договоры и распоряжаться исключительным правом.
Оформите права на логотип
Если логотип создал дизайнер или подрядчик, проверьте договор и передачу необходимых прав. Договор отчуждения — не единственный возможный вариант: объём прав зависит от выбранной договорной модели. Главное, чтобы документы позволяли заявителю законно использовать обозначение и распоряжаться соответствующими правами.
Что делать после получения уведомления
- Определите вид документа и дату его направления.
- Не ограничивайтесь последней страницей: изучите все мотивы и противопоставленные материалы.
- Проверьте статус более ранних заявок и регистраций.
- Сопоставьте не только знаки, но и конкретные товары и услуги.
- Определите, какие доказательства можно собрать в оставшийся срок.
- Не сокращайте перечень автоматически: сначала оцените последствия для бизнеса.
- Подготовьте ответ по каждому самостоятельному основанию.
Чем раньше начат анализ, тем больше вариантов остаётся. Переговоры о согласии, сбор доказательств использования и получение документов от контрагентов могут занять значительную часть шестимесячного срока.
Главное: готовиться к экспертизе до подачи заявки
Экспертиза товарного знака — не техническая проверка нескольких полей. Роспатент оценивает обозначение, перечень товаров и услуг, более ранние права и предусмотренные законом ограничения.
Предварительный поиск и продуманная заявка не исключают уведомления, но помогают заранее увидеть основные риски. Если документ Роспатента уже получен, сначала определите его вид и срок ответа, а затем выбирайте аргументы и доказательства.