Сегодня делимся кейсом из нашей практики, который отлично показывает, как грамотно поданное возражение помогает спасти товарный знак даже после жесткой критики от Роспатента. В этом деле мы представляли интересы клиента и добились успешной регистрации знака «FirstTool», несмотря на первоначальный отказ. Смотрим, как всё разворачивалось.
Контекст
Наш клиент, предприниматель из Казани, подал заявку на регистрацию словесного товарного знака «FirstTool» в отношении товаров и услуг по 06, 07, 08 и 35 классам МКТУ. Простыми словами — металлические изделия, инструменты, станки, запчасти, плюс реклама и продвижение.
На первый взгляд — звучит как мощный бренд для индустриального сектора. Но Роспатент счел иначе…
Первая реакция Роспатента: отказ!
На этапе экспертизы мы получили уведомление: знак «FirstTool» не подлежит регистрации по п. 1 и п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Почему?
- Во-первых, по мнению эксперта, «FirstTool» буквально переводится как «первый инструмент» — то есть описывает товары напрямую, указывает на их назначение. А такие обозначения, как известно, не охраняются.
- Во-вторых, в отношении части товаров и услуг заявленного списка знак может ввести потребителя в заблуждение: мол, подумают, что это — главный, оригинальный инструмент, а он не такой. Нарушение п. 3 ст. 1483 ГК РФ — и привет, отказ.
Наш ответ: Возражение
И вот здесь начинается самое интересное. Вместо того чтобы махнуть рукой, мы грамотно выстроили защиту:
- Согласились сократить перечень: заявитель добровольно исключил из заявки те товары и услуги, которые не относятся к теме инструментов и могли действительно вводить в заблуждение. Остались только профильные категории, максимально логично связанные с заявленным названием.
- Разделили описательность и ассоциативность: в возражении мы указали, что:
- да, знак «FirstTool» может вызывать ассоциации с инструментами;
- но! это не прямое указание на свойства товаров, а лишь ассоциативный образ. Чтобы дойти до «первого инструмента», среднему потребителю нужно додумать, домыслить, а значит — обозначение не является описательным в юридическом смысле.
3. Привели судебную практику:
- Сослались на позицию Суда по интеллектуальным правам в делах СИП-278/2020, СИП-859/2019, СИП-824/2019.
- Смысл этих дел: даже если слово кажется "описательным", но вызывает ассоциации, а не прямое понимание — его можно зарегистрировать.
Финал: Роспатент согласился!
Роспатент рассмотрел возражение, согласился с доводами и... разрешил регистрацию товарного знака «FirstTool» в сокращенном перечне.
В заявке остались сотни наименований товаров: от сварочных аппаратов и домкратов до паяльников и инструментов для удаления сердцевины из плодов (да-да, и такое бывает в МКТУ). Также сохранились услуги по продвижению и продаже товаров — важный элемент для любого технологичного бренда.
Итог: Решение о регистрации официально опубликовано Роспатентом.
Резюме
Обозначение «FirstTool» на первый взгляд показалось Роспатенту слишком простым и описательным. Но грамотный подход — сокращение заявки + правильная аргументация — помог нам пройти экспертизу и получить регистрацию.
Что нужно учесть при подаче товарного знака:
- Не спешите паниковать после уведомления Роспатента. Это еще не отказ. Есть время и инструменты, чтобы доказать свою правоту.
- Описательность ≠ ассоциативность. Если знак вызывает образы, но не описывает товары прямо — он может быть охраноспособен.
- Сокращение перечня — не слабость. Иногда проще вычеркнуть лишнее и сохранить сильный бренд, чем биться за каждое слово.
- Ссылайтесь на практику СИПа. Даже Роспатент не спорит с решениями Суда по интеллектуальным правам.
Будьте внимательны к своему бренду! Простые слова — не всегда простые юридически. Но и не всегда обречены на отказ. Главное — знать, как спорить и где сгладить углы.
