Свидетельство Роспатента подтверждает исключительное право на товарный знак, но регистрация может быть оспорена или прекращена. Причиной может стать нарушение при предоставлении охраны, неиспользование знака, истечение срока, отказ правообладателя или превращение обозначения в название вида товара.
В обиходе все эти ситуации называют аннулированием товарного знака. Юридически это разные процедуры. От основания зависят орган рассмотрения, сроки, доказательства и дата прекращения права. Поэтому первый шаг — не подготовка общего заявления, а определение правильного правового маршрута.
Что означает утрата правовой охраны товарного знака
Гражданский кодекс Российской Федерации использует две основные конструкции: признание предоставления правовой охраны недействительным и прекращение правовой охраны.
При недействительности оспаривается сама регистрация. Заявитель доказывает, что обозначение не должно было получить охрану полностью или для части товаров и услуг. При прекращении регистрация могла быть законной, но позднее возникло основание для утраты права.
| Ситуация | Основной маршрут | Кто рассматривает |
|---|---|---|
| Охрана предоставлена с нарушением требований закона | Признание правовой охраны недействительной | Обычно Роспатент; его решение можно оспорить в суде |
| Знак непрерывно не использовался три года | Досрочное прекращение охраны из-за неиспользования | Суд по интеллектуальным правам |
| Знак превратился в название товара определённого вида | Досрочное прекращение охраны | Роспатент |
| Истёк срок, правообладатель отказался от права или прекратился без правопреемства | Прекращение охраны по соответствующему основанию | Порядок зависит от основания и записи в реестре |
Разница имеет практическое значение. Доказательства использования не устраняют более раннее авторское право, а согласие автора не помогает в споре о неиспользовании.
Когда регистрацию можно признать недействительной
Основания установлены статьёй 1512 ГК РФ. Среди них — нарушение отдельных требований статьи 1483 ГК РФ, регистрация знака агентом или представителем правообладателя с нарушением Парижской конвенции, а также признанные злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция.
В большинстве таких случаев заинтересованное лицо подаёт возражение в Роспатент по правилам статьи 1513 ГК РФ. О том, как устроено административное рассмотрение, можно подробнее прочитать в материале о Палате по патентным спорам.
Если охрана признана недействительной полностью, аннулируются свидетельство и запись в Государственном реестре товарных знаков. При частичной недействительности меняется перечень товаров и услуг, а правообладателю выдают новое свидетельство.
Основания, которые можно заявить в течение всего срока охраны
В течение всего срока действия исключительного права регистрацию можно оспаривать, в частности, если охрана предоставлена с нарушением пунктов 1–5, 8 или 9 статьи 1483 ГК РФ.
Это может относиться к обозначениям, которые:
- не обладают различительной способностью;
- являются описательными или общепринятыми;
- способны ввести потребителя в заблуждение;
- противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- конфликтуют с более ранним фирменным наименованием или коммерческим обозначением применительно к однородным товарам;
- затрагивают предусмотренные законом права на произведение, имя, изображение или иной объект.
Каждое основание имеет собственные элементы. Например, совпадение части знака с названием организации само по себе не подтверждает более раннее право на фирменное наименование и конфликт в отношении однородных товаров.
Основания с пятилетним сроком
Если охрана предоставлена с нарушением пунктов 6, 7 или 10 статьи 1483 ГК РФ, её можно оспорить полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене.
К этой группе относятся, в частности, конфликты с более ранними товарными знаками и заявками в отношении однородных товаров. Владельцу более раннего знака не стоит откладывать проверку новой регистрации: применимый срок может быть ограничен.
Злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция
Правовая охрана может быть признана недействительной, если связанные с ней действия правообладателя в установленном порядке признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.
Недостаточно утверждать, что конкурент поступил нечестно. Нужно подтвердить обстоятельства его поведения, осведомлённость о чужом обозначении, цель регистрации, отношения сторон и иные факты, относящиеся к выбранному основанию.
Как товарный знак связан с авторским правом
Логотип может одновременно быть товарным знаком и произведением, охраняемым авторским правом. Эти режимы не заменяют друг друга.
Регистрация знака подтверждает право на обозначение в отношении определённых товаров и услуг. Она не доказывает автоматически, что заявитель законно получил права на рисунок, персонажа, фотографию, шрифт или другой объект внутри логотипа.
Пункт 9 статьи 1483 ГК РФ ограничивает регистрацию обозначений, тождественных или сходных с перечисленными в норме объектами, если отсутствует необходимое согласие и более ранние права принадлежат другому лицу. В зависимости от ситуации спор может касаться произведения искусства или его фрагмента, персонажа, названия известного произведения, цитаты, имени или изображения.
После регистрации заинтересованное лицо может оспаривать предоставление охраны по статьям 1512–1513 ГК РФ. Отдельно автор или другой правообладатель вправе заявить требования о нарушении авторского права. Результат одного спора не всегда автоматически разрешает другой.
Что предусмотреть в договоре с автором логотипа
Задача договора — не просто подтвердить оплату макета, а дать бизнесу достаточное правовое основание для использования изображения в бренде.
В документах следует определить:
- кто создал произведение и кому принадлежали первоначальные права;
- отчуждается ли исключительное право или предоставляется лицензия;
- какие способы использования разрешены;
- можно ли перерабатывать изображение;
- допустимы ли включение в товарный знак и подача заявки;
- территория и срок использования;
- передаваемые исходные материалы;
- размер и порядок выплаты вознаграждения.
Договор отчуждения — не единственная модель. В зависимости от фактов применяются авторский заказ, лицензионный договор, правила о служебном произведении или их сочетание. При необходимости Artpatent сопровождает оформление договоров с авторами.
Отдельно проверяют лицензии на шрифты, фотографии, стоковые изображения и готовые графические элементы. Наличие оплаченного файла не означает, что его разрешено изменять и включать в средство индивидуализации.
Аннулирование товарного знака по неиспользованию
Правовая охрана может быть прекращена полностью или для части товаров, если знак непрерывно не использовался в течение трёх лет. Эту процедуру регулирует статья 1486 ГК РФ.
Аннулирование товарного знака по неиспользованию — не административное возражение в Роспатент. Иск рассматривает Суд по интеллектуальным правам.
Кто вправе обратиться
Истцом может быть заинтересованное лицо. Ему нужно показать практический интерес в аннулировании регистрации знака. Например, деятельность или подготовку к деятельности в отношении соответствующих товаров либо намерение использовать обозначение.
Собственная заявка на товарный знак может подтверждать интерес, но оценивается вместе с другими обстоятельствами. Одного желания занять привлекательное название недостаточно.
Как соблюсти обязательный досудебный порядок
До подачи иска заинтересованное лицо направляет правообладателю предложение:
- подать в Роспатент заявление об отказе от права на знак; либо
- заключить договор об отчуждении исключительного права полностью или для соответствующей части товаров.
Предложение направляют правообладателю и по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или соответствующем международном реестре. Направить его можно не ранее чем через три года после государственной регистрации знака.
Если в течение двух месяцев правообладатель не откажется от права и не заключит договор, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд. Для подачи иска установлен тридцатидневный срок после истечения двухмесячного периода. Значение имеют адресаты, содержание предложения и даты каждого действия.
Если тридцатидневный срок пропущен, потребуется новое предложение. Направить его можно не ранее чем через три месяца после предыдущего.
Какой период проверяет суд
Суд исследует использование в течение трёх лет, непосредственно предшествующих дню направления предложения правообладателю. Период не отсчитывается от даты подачи иска и не выбирается произвольно.
Бремя доказывания использования лежит на правообладателе. Истец при этом подтверждает заинтересованность и соблюдение досудебного порядка.
Использованием может признаваться применение знака:
- самим правообладателем;
- лицензиатом;
- другим лицом под контролем правообладателя;
- с изменениями, которые не меняют существа знака и не ограничивают предоставленную охрану.
Суд может учитывать обстоятельства, не зависящие от правообладателя. Общей ссылки на санкции, пандемию или ограничения недостаточно. Нужно показать связь обстоятельства с невозможностью использовать знак для конкретных товаров.
Какие документы подтверждают использование
Сильный комплект показывает реальный оборот товаров или оказание услуг под обозначением, а не только существование рекламного макета.
В зависимости от бизнеса используются:
- договоры и приложения;
- накладные, универсальные передаточные документы, счета и платежи;
- упаковка, этикетки, каталоги и инструкции;
- фотографии товаров и мест оказания услуг;
- реклама с датой и данными о размещении;
- сведения о продажах на сайте и маркетплейсах;
- документы лицензиата;
- таможенные и транспортные документы;
- доказательства связи обозначения с конкретными товарами.
Документы оценивают в совокупности. Счёт без изображения знака, недатированный макет или единичная публикация могут не подтвердить использование. Если доказательства относятся только к части товаров, охрана может быть прекращена частично.
Какие документы нужны для оспаривания в Роспатенте
Набор доказательств зависит от основания. Заявителю могут понадобиться:
- сведения о спорном знаке и объёме его охраны;
- документы о более ранних правах;
- материалы о дате создания и охране произведения;
- доказательства использования фирменного наименования или коммерческого обозначения;
- анализ однородности товаров и вероятности смешения;
- акт о недобросовестной конкуренции или злоупотреблении правом, если выбран соответствующий механизм;
- подтверждение заинтересованности.
Проверить сведения о регистрации, правообладателе и статусе знака можно в Открытых реестрах ФИПС. Для подготовки и ведения административного спора Artpatent оказывает услугу сопровождения в Палате по патентным спорам.
Решение Роспатента можно оспорить в Суде по интеллектуальным правам. Судебная проверка не является простым повторением административной процедуры. Важно учитывать предмет решения, представленные доводы и допущенные нарушения.
Как правообладателю снизить риск утраты знака
Проверять обозначение до подачи заявки
Исследовать нужно не только товарные знаки и заявки, но и элементы логотипа, названия произведений, персонажей, фирменные наименования и другие более ранние объекты. Для этого используется предварительный поиск товарного знака.
Оформлять цепочку прав
Следует хранить договоры с авторами, акты, исходные файлы и подтверждения оплаты. Для служебного произведения дополнительно проверяют трудовые функции, задание, передачу результата и вознаграждение, когда оно требуется.
Постоянно собирать доказательства использования
Архив лучше вести по годам и товарам: упаковка, договоры, продажи, реклама, страницы сайта, сведения маркетплейсов и лицензиатов. Создавать документы задним числом недопустимо.
Регистрировать предоставление права использования
Если знаком пользуется лицензиат или аффилированная компания, нужно проверить договор и государственную регистрацию предоставления права в Роспатенте. Корпоративная связь сама по себе не заменяет оформления.
Следить за сроком и реестром
Исключительное право действует десять лет с даты подачи заявки и может продлеваться. Адрес в реестре должен оставаться актуальным: на него может поступить предложение по спору о неиспользовании.
Контролировать использование партнёрами
Нужно проверять, в каком виде знак размещают дилеры, подрядчики и маркетплейсы. Существенно изменённое обозначение или использование для иных товаров не всегда подтвердит использование зарегистрированного знака.
Главное
Сохранение товарного знака начинается до спора: с проверки обозначения, договоров с авторами, корректного использования, зарегистрированных лицензий и системного архива доказательств.
Если спор уже возник, сначала нужно определить основание, процедуру и юридически значимый период. От этого зависит, какие документы собирать и обращаться ли в Роспатент либо в Суд по интеллектуальным правам.
Получили возражение, досудебное предложение или иск о неиспользовании? Для первичной оценки подготовьте свидетельство или номер регистрации, полученный документ, перечень спорных товаров и услуг, договоры и материалы об использовании знака.