Разбираем юридический кейс, в рамках которого нашему клиенту удалось зарегистрировать товарный знак "morr" для услуг по пошиву и переделке одежды, несмотря на выявленное Роспатентом сходство до степени смешения с международным товарным знаком «MOP» компании Marc O’Polo License AG.
Исходные данные
Заявка на регистрацию товарного знака была подана нашим клиентом в июне 2023 года. Заявитель — индивидуальный предприниматель из Казани, осуществляющий деятельность в сфере пошива и переделки одежды. В заявке было заявлено комбинированное обозначение "morr" — слово, выполненное оригинальным шрифтом, размещённое на сером фоне с графическим элементом над буквой "о" (диакритический знак).
Регистрация запрашивалась в отношении услуг по 40 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ):
- Пошив одежды
- Переделка одежды
Причины отказа
В ходе формальной экспертизы обозначения, Роспатент вынес уведомление о предварительном отказе, указав, что заявленное обозначение "morr" сходно до степени смешения с международным товарным знаком «MOP» (№1172895), зарегистрированным на имя Marc O’Polo License AG. Указанный знак имеет приоритет от 22.11.2012 года и зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежда).
Согласно экспертному заключению:
- Заявленное обозначение и знак «MOP» воспринимаются как схожие по фонетическим признакам.
- Словесный элемент "morr" может быть прочитан и воспринят как "морр", что, по мнению экспертизы, может быть фонетически сходно с "моп".
- Графическое исполнение обозначений не компенсирует сходство, поскольку основное внимание потребителя при восприятии комбинированного обозначения сосредоточено на словесном элементе.
Роспатент указал, что в соответствии с п.6 ст.1483 Гражданского кодекса РФ не допускается регистрация обозначений, сходных до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, если они предназначены для однородных товаров и услуг.
Наше возражение
В установленный законом срок нами было подано мотивированное возражение на уведомление о предварительном отказе.
Ключевые аргументы были следующими:
1. Отсутствие графического сходства
- Заявленное обозначение "morr" содержит уникальные графические особенности: оригинальный шрифт, диакритический элемент, серый фон.
- Противопоставленный знак «MOP» представляет собой исключительно словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом.
- Согласно действующему Руководству по осуществлению административных процедур ФИПС, при сравнении комбинированных обозначений оценивается совокупность всех элементов, а не только фонетическая часть.
2. Фонетические различия
- В английской транскрипции "morr" читается как [mɔ:r], в то время как "MOP" — как [mɔp].
- Консонантная часть — r и p — существенно различается.
- Указанные различия подтверждены положениями п.7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур (оценка фонетического сходства).
- При восприятии коротких слов значение имеет каждая буква, особенно финальные согласные. Обозначения различаются по составу согласных и количеству букв ("morr" — 4 буквы, "MOP" — 3).
3. Семантический анализ не применим
- Оба обозначения не имеют самостоятельного лексического значения, соответственно, оценка смыслового (семантического) сходства не проводится.
Принятое решение
После рассмотрения доводов заявителя и проведённого повторного анализа, Роспатент пришёл к выводу о возможности регистрации обозначения "morr".
В марте 2024 года было вынесено положительное решение о государственной регистрации товарного знака «morr» в отношении всех заявленных услуг по 40 классу МКТУ. Таким образом, обозначение получило правовую охрану, несмотря на изначальные претензии экспертизы.
Выводы и рекомендации
На основе приведённого кейса можно сформулировать несколько практических рекомендаций:
- Не воспринимайте предварительный отказ как окончательное решение. Закон предусматривает возможность представления возражений, и практика показывает, что они могут быть удовлетворены.
- Оценивайте все признаки сходства. В делах о регистрации товарных знаков критично учитывать графическое, фонетическое и семантическое восприятие обозначения. Даже если знаки фонетически близки, графические отличия могут сыграть решающую роль.
- Используйте актуальные руководства и практику. Методические рекомендации ФИПС и решения Суда по интеллектуальным правам должны быть основой для построения позиции в ответ на отказ.
- Учитывайте специфику коротких слов. Судебная практика указывает, что в коротких обозначениях существенное значение имеют различия в одной букве или звуке. Этот фактор может быть решающим.
- Обращайтесь к профессионалам. Своевременная юридическая поддержка, анализ рисков и составление возражения существенно повышают шансы на положительный исход.
