Наш клиент — Beijing Jingdong 360 Du E-commerce Ltd. (JD.com), одна из крупнейших международных компаний в сфере электронной коммерции. Компания была основана в Китае в 1998 году и сегодня занимает лидирующие позиции на рынке интернет-торговли по модели B2C.
Ассортимент JD.com включает электронику, бытовую технику, одежду, товары для детей, косметику, печатную продукцию и многое другое. В 2013 году компания зарегистрировала доменное имя JD.ru, через которое развивает продажи на российском рынке.
Компания обратилась к нам с целью зарегистрировать товарный знак «JD.ru» в России в отношении услуг 35 класса МКТУ, однако, столкнулась с предварительным отказом Роспатента.
Первоначальная позиция Роспатента
Роспатент направил уведомление о результатах экспертизы, в котором были указаны следующие основания для отказа в регистрации:
- Отсутствие различительной способности у элемента «ru».
Экспертиза отметила, что элемент «ru» представляет собой национальный домен верхнего уровня для России и не обладает различительной способностью (п.1 ст.1483 ГК РФ). - Риск введения потребителей в заблуждение.
Поскольку заявитель является иностранной компанией, использование элемента «ru» в обозначении, по мнению Роспатента, могло бы создать у потребителей ложное впечатление о том, что услуги оказываются российским лицом (п.3(1) ст.1483 ГК РФ). - Наличие более ранней заявки.
Эксперт указал на заявку российской компании на обозначение «JD.ru» для однородных услуг 35 класса. Это послужило основанием для вывода о сходстве до степени смешения (п.6 ст.1483 ГК РФ).
Таким образом, регистрация была признана невозможной, и заявителю было предложено представить возражения в установленный срок.
Возражения заявителя
Мы подготовили подробные возражения, направленные на опровержение каждого довода экспертизы.
- По элементу «ru».
- Регистрация домена .RU доступна не только российским резидентам, но и иностранным компаниям. Данное положение закреплено в правилах Координационного центра национального домена сети Интернет.
- На практике многие международные компании (например, Adidas, Coca-Cola, Reebok, L’Oréal) используют доменные имена в зоне .RU, что не воспринимается потребителями как введение в заблуждение.
- Наш клиент владеет доменом JD.ru с 2013 года и активно использует его для интернет-торговли на территории России.
Вывод: наличие в знаке элемента «ru» не способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. - По ранее заявленному обозначению.
На момент рассмотрения вопроса заявка российского конкурента, противопоставленная экспертизой, уже была признана отозванной. Следовательно, оснований для отказа по п.6 ст.1483 ГК РФ не имелось. - По известности бренда.
В обоснование различительной способности обозначения и его связи именно с нашим клиентом были представлены: - сведения о регистрации товарных знаков JD в различных классах МКТУ и в разных странах;
- публикации в СМИ и открытых источниках;
- данные о деятельности интернет-магазина JD.com и его локализованного сайта JD.ru;
- скриншоты интернет-ресурсов и статистика использования.
Эти материалы подтвердили, что JD — это известный бренд в сфере интернет-торговли, а обозначение «JD.ru» используется для идентификации услуг именно нашего клиента.
Итоговое решение Роспатента
Роспатент принял решение о государственной регистрации знака. В заключении экспертизы указано:
- элемент «ru» признается неохраняемым;
- противопоставление по российской заявке снято в связи с ее отзывом;
- доводы заявителя учтены, препятствий к регистрации не установлено.
Таким образом, товарный знак «JD.ru» был зарегистрирован в отношении услуг 35 класса, включая рекламу, предоставление места для онлайн-торговли, продвижение продаж и др.
Выводы и рекомендации
- Наличие элемента «.ru» или других доменных обозначений в товарном знаке само по себе не препятствует регистрации, однако такие элементы обычно выделяются как неохраняемые.
- Ссылка на более раннюю заявку может быть снята, если эта заявка отозвана или прекращена.
- Доказательства известности бренда и его фактического использования на территории России играют ключевую роль при обосновании охраноспособности обозначения.
