К нам обратилась компания Yantai Dongcheng Biochemicals Co., Ltd. (Яньтай Дунчэн Биокемикалс Ко., Лтд.) — крупный производитель фармацевтической и биохимической продукции из провинции Шаньдун (КНР). Для выхода на российский рынок клиенту требовалась регистрация товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ (лекарственные препараты, витаминные комплексы, диетические продукты для медицинских целей и др.).
В ходе экспертизы Роспатент вынес предварительный отказ.
Основания отказа
Экспертиза установила, что словесный элемент «Dongcheng» воспроизводит название одного из административных районов города Пекина (КНР). На этом основании были сделаны выводы:
- Отсутствие различительной способности (п.1 ст. 1483 ГК РФ): географические названия не могут быть зарегистрированы, так как они лишь указывают на место производства.
- Риск введения в заблуждение (п.3(1) ст. 1483 ГК РФ): заявитель не находится в Пекине, следовательно, обозначение может ввести российских потребителей в заблуждение относительно места производства.
Вывод эксперта: знак не подлежит регистрации.
Позиция заявителя (возражение)
Нами было подготовлено возражение, в котором последовательно оспаривались доводы экспертизы.
- Комбинированный характер обозначения.
Знак включал не только слово «Dongcheng», но также графический элемент, цветовое решение и китайские иероглифы. Это придаёт обозначению индивидуальный и фантазийный характер. - Семантика и происхождение слова.
- В переводе с китайского «Dongcheng» означает «Восточный город».
- Это часть фирменного наименования заявителя, расположенного в провинции Шаньдун.
- Для российского потребителя обозначение не связано с районом Пекина, а скорее ассоциируется с брендом компании.
- Степень известности географического объекта.
- Район Dongcheng занимает всего около 20 кв. км и мало известен за пределами Китая.
- Российскому потребителю этот топоним фактически неизвестен.
- Ссылки экспертизы на англоязычные интернет-источники не подтверждают известность обозначения именно в России.
- Многозначность термина.
«Dongcheng» используется в разных контекстах: это названия других территориальных единиц, фамилии, исторические имена. Следовательно, обозначение не может восприниматься однозначно как указание на Пекин. - Нормативная база и практика Роспатента.
Согласно методическим рекомендациям, географические названия могут быть зарегистрированы, если они не обладают известностью среди российских потребителей и не указывают прямо на место производства. В рассматриваемом случае эти критерии были соблюдены.
Итоговое решение
Роспатент принял во внимание представленные доводы и зарегистрировал товарный знак в полном объёме.
Охрана предоставлена для товаров 05 класса МКТУ, включая:
- фармацевтические и биохимические препараты,
- витаминные комплексы,
- диетические продукты для медицинских целей,
- капсулы для лекарств.
Выводы и рекомендации
- Предварительный отказ не является окончательным.
У заявителя есть шесть месяцев, чтобы представить аргументы и документы. - Решающим является восприятие российского потребителя.
Даже если термин известен за рубежом, это не означает его известность в России. - Географические названия могут быть зарегистрированы.
Если они малоизвестны, имеют иное значение или используются как часть фирменного наименования, правовая охрана возможна.
