Классическая ситуация, с которой сталкиваются многие иностранные производители при выходе на российский рынок: вы находите местного дистрибьютора, начинаете поставки, вкладываетесь в развитие, а потом обнаруживаете, что ваш бренд вам больше не принадлежит. Его зарегистрировал на себя ваш же партнер.
Именно с такой проблемой к нам обратился клиент - крупный китайский производитель профессиональных инструментов «WEDO TOOLS CO., LTD.». Эта история - яркий пример того, как недобросовестные действия партнера можно пресечь, если грамотно выстроить правовую позицию. Мы успешно оспорили регистрацию в Палате по патентным спорам (ППС) Роспатента, и этот кейс будет полезен всем - и иностранным компаниям, и российским дистрибьюторам, и любому предпринимателю, который дорожит своим брендом.
Предыстория: доверие, которое не оправдалось
Наш клиент, «WEDO TOOLS CO., LTD.», с 2015 года начал развивать дилерскую сеть в России. Для продвижения продукции под брендом «WEDO» была привлечена российская компания, которая позже была реорганизована в ООО «ВЕДО Рус». Между сторонами сложились партнерские отношения: наш клиент поставлял инструменты, а российский дистрибьютор их реализовывал.
Как утверждал наш клиент, была достигнута устная договоренность, что товарный знак «WEDO» будет зарегистрирован в России на имя самого производителя - «WEDO TOOLS CO., LTD.». Однако в феврале 2016 года ООО «ВЕДО Рус» втайне от партнера подало заявку и в 2017 году зарегистрировало товарный знак на свое имя.
Обнаружив это, наш клиент оказался в крайне неприятной ситуации: бренд, который является его собственностью и ключевой частью фирменного наименования, в России оказался захвачен дистрибьютором. Мы были привлечены для того, чтобы восстановить справедливость.
Наша стратегия и ключевые аргументы
Мы подготовили и подали в Палату по патентным спорам мотивированное возражение против регистрации товарного знака. Наша позиция строилась на принципе «старшего права», закрепленном в п. 8 ст. 1483 ГК РФ.
Эта норма запрещает регистрировать товарные знаки, которые тождественны или сходны с фирменным наименованием другой компании, если право на это наименование возникло раньше даты приоритета товарного знака.
Наша аргументация состояла из трех ключевых, документально подтвержденных фактов:
- Право нашего клиента возникло раньше. Компания «WEDO TOOLS CO., LTD.» была зарегистрирована в Китае 18 июля 2011 года. А заявка на спорный товарный знак была подана российским дистрибьютором только 20 февраля 2016 года. «Старшее право» было очевидно на нашей стороне.
- Товарный знак тождественен фирменному наименованию. Словесный элемент «WEDO» в знаке дистрибьютора полностью воспроизводит охраняемый и самый узнаваемый элемент фирменного наименования нашего клиента — «WEDO TOOLS CO., LTD.».
- Товары однородны. Мы представили доказательства, что наш клиент производит и поставляет в Россию «ручные инструменты». Регистрация знака была получена как раз для этих товаров (08 класс МКТУ). Лучшим доказательством стал контракт на поставку инструментов, заключенный с самим ООО «ВЕДО Рус» еще до даты подачи им заявки на товарный знак! По сути, оппонент сам предоставил нам доказательства нашей правоты.
Позиция оппонента: попытка защититься
Российский дистрибьютор, разумеется, пытался сохранить за собой товарный знак. Их основные контраргументы были такими:
- Китайская компания не вела самостоятельной деятельности в России и не была известна потребителям.
- Именно они (дистрибьютор) вкладывали деньги в рекламу и продвижение бренда, поэтому потребитель ассоциирует знак с ними.
- Фирменное наименование «WEDO TOOLS CO., LTD.» и товарный знак «WEDO» не являются сходными до степени смешения.
Решение Роспатента и Суда: справедливость восторжествовала
Коллегия ППС внимательно изучила доводы обеих сторон и полностью поддержала нашу позицию.
Роспатент признал, что довод оппонента об «неизвестности» нашего клиента несостоятелен. Закон (п. 8 ст. 1483 ГК РФ) не требует, чтобы фирменное наименование было широко известно. Важен лишь сам факт его существования и более ранняя дата возникновения права.
Наличие у нашего клиента «старшего права» на фирменное наименование было признано неоспоримым.
Итог: Палата по патентным спорам удовлетворила наше возражение. Регистрация товарного знака № 606244 была признана недействительной в отношении основного перечня товаров — всех видов ручных инструментов. Дистрибьютор потерял право на бренд, который пытался присвоить.
Источник: Открытые реестры ФИПС
Оппонент попытался оспорить это решение в Суде по интеллектуальным правам, но суд полностью согласился с выводами Роспатента и оставил решение в силе, закрепив нашу победу.
Выводы и рекомендации для всех участников рынка
Этот кейс — отличный урок для всех, кто работает с интеллектуальной собственностью. Вот ключевые выводы.
- Для иностранных производителей, выходящих на рынок РФ:
- Регистрируйте свой товарный знак в России СРАЗУ. Не ждите начала поставок и не доверяйте это дистрибьютору. Подавайте заявку на свое имя еще до выбора партнера. Это лучшая защита от «патентного троллинга» и недобросовестных действий.
- Фиксируйте все в договоре. В дистрибьюторском соглашении четко пропишите, что все права на бренд и товарные знаки принадлежат вам, а дистрибьютор не имеет права регистрировать их на себя.
- Для российских дистрибьюторов:
- Не регистрируйте чужой бренд на себя. Это тупиковый путь. Как показывает наш кейс, производитель с высокой вероятностью оспорит такую регистрацию на основании своего «старшего права» на фирменное наименование. Вы потратите деньги на регистрацию и суды, потеряете права на бренд и разрушите отношения с поставщиком.
- Правильный путь — лицензионный договор. Если вы хотите эксклюзивных прав и правовой защиты, попросите производителя зарегистрировать знак на себя и заключить с вами лицензионный договор. Это честная и юридически безопасная схема для обеих сторон.
- Для любого предпринимателя в России:
- Проверяйте не только товарные знаки, но и фирменные наименования. Роспатент при экспертизе не обязан проверять заявку на сходство с базой ЕГРЮЛ. Это значит, что вы можете успешно зарегистрировать знак, а через несколько лет получить иск от компании с похожим названием, которая была создана раньше вас. Это скрытая «бомба», которую нужно обезвредить на этапе проверки.
- «Старшее право» — ваш щит и меч. Если кто-то зарегистрировал товарный знак, похожий на название вашей давно существующей компании, у вас есть мощный инструмент для оспаривания. И наоборот, убедитесь, что вы сами не нарушаете ничье «старшее право».
Защита бренда требует проактивного подхода. Наш кейс с «WEDO TOOLS CO., LTD.» доказывает, что даже в сложной ситуации можно и нужно бороться за свои права — и закон будет на вашей стороне.
